김종면의 위조상품 백문백답<14> 타사 브랜드를 검색광고 키워드로 사용해도 상표권 침해가 되는지

(조세금융신문=김종면 변리사) 쿠팡이나 네이버쇼핑과 같은 온라인 마켓에서 '아디다스'라는 검색어로 상품을 검색하면 어떤 결과가 나올까? 아디다스 브랜드의 제품들이 검색되어 나오는 건 당연하다. 그런데 아디다스 브랜드 제품만 나오는게 아니라 다양한 스포츠 브랜드 제품들 그리고 익숙하지 않은 낯선 제품들도 함께 보여진다.

그 이유는 아디다스 제품이 아닌 다른 브랜드의 제품들이 해당 온라인 마켓에서 상품을 등록할 때 메타태그 또는 검색키워드로 '아디다스'라는 단어를 등록해 놓았기 때문이다.

이와 같이 타인의 등록상표명을 메타태그나 검색키워드로 등록해서 해당 단어가 검색되었을때 검색결과로 함께 노출되도록 하는 것이 과연 그 등록상표의 상표권을 침해하는 것인지가 문제된다.

1. 서울고등법원 결정

가. 검색광고 노출형태

서울 고등법원 결정(2021라20105 상표권침해금지가처분 결정)에서는 채무가가 채권자의 등록상표를 검색어로 사용한 사안에서 채무자가 이 사건 검색광고로써 채권자의 상표권을 침해하였는지 여부에 대하여 다음과 같이 판단하였는데, 위 결정의 사안에서 검색광고 노출형태를 '위고페어'라는 브랜드를 예를 들어 설명하면 아래와 같다.

[검색결과 화면의 이해를 돕기 위한 이미지]

검색창에 '위고페어'라는 문구가 표시되고, 검색창 아래 검색결과 부분 최상단에는 '위고페어'라는 표장이 위고페어의 인터넷 주소가 표시되면서 위고페어의 서비스에 대한 설명과 함께 표시되어 있다. 그리그 그 아래 구획된 네모박스 내부 상단에는 "'위고페어' 관련 광고입니다."라는 안내 문구가 표시되고 그 구획된 네모박스 내에 '위고페어'라는 표장을 포함한 여러 웹사이트의 명칭과 주소가 나열되고 그 각 인터넷 주소 하단에는 관련 광고 내지 설명 문구가 표시된다.

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나. 일반수요자의 혼동가능성

법원은 상표 침해여부를 판단하기 위해 먼저, 일반 수요자가 타인의 등록상표를 검색어로 사용해 검색된 채무자의 쇼핑몰과 상표권자인 채권자의 쇼핑몰을 혼동할 가능성이 있는지에 대하여는 판단하였는데, 일반적 수요자는 채무자 쇼핑몰이 채권자 쇼핑몰에서 판매하는 상품과 동종의 상품을 판매하는 곳으로서 채무자 쇼핑몰에서 판매하는 상품이 채권자 쇼핑몰에서 판매하는 상품과 같은 제조자에 의해 제조된 상품이거나 같은 판매자에 의하여 판매되는 상품이라고 혼동할 수 있고, 특히 소비자들이 채권자 쇼핑몰과 채무자 쇼핑몰을 혼동하여 채권자에게 채무자 쇼핑몰에서 구입한 상품의 반품을 요구한 경우가 실제 발생하였다는 점 등을 들어 혼동가능성을 인정하였다.

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다. 일반수요자들은 해당 웹사이트가 상표권자와 관련성이 있다고 볼 것인지

다음, 법원은 일반적인 수요자는 위와 같은 검색결과 화면을 보았을 때 채무자 쇼핑몰의 표시 자체를 보고 직관적으로 채무자 쇼핑몰의 광고주가 채권자 쇼핑몰과 같은 영업자인지, 경제적으로나 조직적으로 관련이 있는지, 아니면 아무 관계가 없는 제3자인지를 확인하여 판단을 내리기 어려우며, 채무자 또한 검색결과를 통해 채권자 쇼핑몰과 채무자 쇼핑몰을 함께 노출시켜 채권자 쇼핑몰과 동종의 상품에 대한 잠재적 수요자를 채무자의 쇼핑몰로 안내ﾷ유인하기 위한 의도를 가지고 이 사건 검색광고를 하였던 점으로 보더라도 그러하다고 하였다.

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라. 실제 웹사이트로 들어가면 상표사용이 없는 경우

특히, 법원은 채무자 쇼핑몰의 채무자 쇼핑몰로 이동해 보면, 채무자 쇼핑몰에는 이 사건 등록상표가 표시되어 있지 않고, 채권자의 상품이나 영업과의 관련성을 암시하는 표시도 없으므로, 일반적인 수요자가 채무자 쇼핑몰로 진입하였을 때에는 채무자 쇼핑몰이 채권자 쇼핑몰과는 특별한 관계가 없다는 정도는 알 수도 있다고 하면서도, 다만 이는 인터넷 검색결과 화면을 보는 단계에서 이미 채권자의 쇼핑몰과 채무자 쇼핑몰에 관하여 그 판매 상품의 제조자나 판매자에 대하여 혼동을 일으킨 후에 사후적으로 채무자 쇼핑몰로 진입하여 살펴 본 후 그 혼동에서 벗어날 수도 있다는 것을 의미할 뿐이므로, 해당 쇼핑몰에 들어가는 과정에서 이미 일반소비자는 혼동을 일으킨 것이라는 점을 강조하였다. 결국, 실제 쇼핑몰에서 등록상표를 사용하지 않았다는 점은 크게 문제되지 않는다고 보았다.

다. 상표 침해 여부

결국, 채무자는 등록상표의 표장을 채권자의 이 사건 등록상표들의 지정상품이자 채권자의 쇼핑몰에서 판매하는 상품과 동종의 상품을 판매하는 채무자 쇼핑몰의 광고에 표시함으로써, 채권자의 이 사건 등록상표들과 유사한 표장을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 내지 유사한 상품과 영업에 사용하여 채권자의 이 사건 등록상표들에 관한 상표권을 침해한 것으로 볼 수 있다고 법원은 판단하였다.

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2. 유럽사법재판소 판결

유럽사법재판소는 2010년 3월 23일 사건번호: C-236/08, C-237/08, C-238/08 (병합), 당사자: Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton 외, 사건에서 Google이 제공하는 유료 키워드 광고 서비스인 Google AdWords 서비스 즉, 광고주가 키워드를 선택하면 해당 검색어 입력 시 "sponsored links"로 광고 표시가 되는 서비스에서 타인의 상표권을 아래와 같이 광고 키워드로 사용한 사안에 대하여 상표권 침해에 해당하는지에 대하여 판단하였다.

Case C-236/08: Louis Vuitton의 상표를 키워드로 선택하여 모조품 판매 사이트 광고

Case C-237/08: "Bourse des Vols" 등의 상표를 경쟁사가 키워드로 사용

Case C-238/08: "Euro challenges" 상표를 경쟁 업체가 키워드로 사용

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이 판결에서 1) 광고주의 상표권 침해 여부(타인의 상표를 키워드로 선택하여 광고하는 것이 상표 사용에 해당하는가?) 그리고, 2) Google의 상표권 침해 여부(키워드를 저장하고 광고를 표시하는 Google의 행위가 상표 사용에 해당하는가?)에 대한 법원은 판단은 아래와 같다.

가. 광고주의 상표 사용

광고주가 상업적 이익을 위해 키워드를 선택하는 것은 "영업 과정에서의 사용"에 해당하고, 등록상표의 상품/서비스와 관련된 사용에 해당하므로 경쟁사의 대안으로 자사 상품을 제시하거나 출처 혼동을 야기하는 해당에 해당하며, 따라서, 광고가 일반 인터넷 사용자로 하여금 상품/서비스의 출처를 식별하기 어렵게 하거나, 상표권자 또는 경제적 연관 기업에서 나온 것처럼 오인하게 하는 경우 상표의 출처표시 기능을 침해한 것으로 상표권 침해가 성립한다고 보았다.

다만, 타인의 상표를 키워드로 사용하는 것만으로는 상표권자의 광고 기능 침해를 불인정하였는데, 자연 검색 결과에서 상표권자의 사이트가 무료로 상위 노출된다는 이유에서다.

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나. Google의 상표 사용 여부

유럽사법재판소는 Google은 타인이 상표를 사용할 수 있는 기술적 조건만 제공하였고, 자신의 상업적 커뮤니케이션에서 상표를 사용하지 않았으며, 대가를 받았다는 사실만으로 상표 사용이 되는 것은 아니라는 점을 들어 상표권 침해를 인정하지 않았다.

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위와 같이, 국내 법원의 판결 및 유럽사법재판소 판결을 검토해보면, 타인의 등록상표를 포털사이트의 검색키워드로 사용하여 광고영역에 노출되도록 하는 사안에 대해서는 상표권 침해를 인정하고 있다. 다만, 네이버나 구글과 같은 포털사이트가 아니라 쿠팡이나 아마존과 같은 온라인마켓에서 타인의 등록상표를 검색키워드로 하여 상표권자의 상품과 함께 자신의 상품이 단순히 검색결과에 노출되도록 하는 사안에 대해서도 동일한 판단이 이루어질 것인가에 대해서는 좀 더 검토가 필요해 보인다. 하지만, 이렇게 타인의 등록상표를 온라인마켓에서 검색키워드로 사용하는 것은 위의 판례들의 판단기준으로 본다면 상표권 침해에 해당할 여지가 충분히 있어 보이며, 이러한 행위는 가능한 주의를 기울일 필요가 있어 보인다.