직무발명의 권리 귀속과 개정 발명진흥법

"사용자 귀속 시기, 정지조건에서 해제조건으로 변경"

직무발명이란 종업원이 직무에 관하여 발명한 것을 말한다. 대체로 기업의 R&D 성과가 직무발명이 된다고 할 수 있다. 기업이 산업활동의 중심이 되기 전에는 개인발명가에 의한 발명이 대부분이었지만 오늘날에는 자본과 인력이 뒷받침된 기업에서 이루어진 직무발명이 발명의 주를 이룬다. 특허청 통계에 따르면 국내 특허출원의 80% 정도가 법인에 의한 출원이라고 한다.

특허출원의 80%가 법인 출원

기업에 법인격이 부여되더라도 그 기업에서의 직무발명 창작은 어디까지나 자연인인 종업원 개인에 의해 이루어진다. 특허법도 제33조 제1항에서 발명을 한 "사람" 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하여 발명의 주체는 사람임을 전제로 하고 있다(국내에서 최근 인공지능을 발명자로 인정해달라는 행정소송이 제기되었으나 청구가 기각된 바 있다. 향후 인공지능의 발달에 따라 정책적 방향이 바뀔 가능성도 있으나 이 글에서는 논외로 한다). 반면 승계인은 꼭 "사람"일 필요는 없다.

직무발명에서도 발명의 주체는 기업이 아닌 종업원 개인이라는 점에서 그러면 과연 직무발명에 대한 권리는 원시적으로(즉, 직무발명 완성시에) 누구에게 귀속되는지 의문이 생긴다. 발명의 주체가 종업원이므로 종업원에게 귀속되는가, 아니면 종업원이 기업의 물적 · 인적 지원하에 직무의 일환으로 발명한 것이므로 처음부터 기업에 귀속되는가? 발명의 주체가 누구인지는 발명이라는 사실행위에 대한 평가의 문제이지만 그 발명에 대한 권리가 누구에게 귀속되는지는 법정책적 문제라고 할 수 있다. 발명의 주체가 종업원이라는 점으로부터 그 발명에 대한 권리가 당연히 종업원에게 귀속된다는 결론이 도출되는 것이 아니라 입법에 의해 결정된다는 것이다.

발명자주의 vs 사용자주의

각국의 입법례를 보면 직무발명에 대한 권리 귀속에 관하여 발명자주의(또는 종업원주의)와 사용자주의로 나뉜다. 발명자주의에서는 직무발명에 대한 권리(주로 특허를 받을 수 있는 권리를 말한다)가 원시적으로 발명자인 종업원에게 귀속되는 반면, 사용자주의에서는 원시적으로 사용자에게 귀속된다.

미국, 독일 등이 발명자주의를, 중국, 영국 등이 사용자주의를 각 채택하고 있다. 일본의 경우에는 종전에는 발명자주의를 취하고 있다가 2015년 특허법 개정에 의하여, 계약 또는 근무 규칙 등에 의하여 미리 특허를 받을 권리를 사용자가 취득하기로 정한 경우에는 사용자가 직무발명 완성시부터 그 권리를 취득하는 것으로 바뀌었다. 일본의 현행 제도를 '실질적 사용자주의'로 부르기도 한다.

일본은 '실질적 사용자주의'

발명자주의를 채택한 입법례의 경우에도 종업원의 직무발명 완성 신고시부터 일정 기간 내에 사용자가 종업원에게 승계 통지를 하면 사용자가 직무발명에 대한 권리를 취득하는 것으로 법에 규정한 경우가 대부분이다(단, 미국의 경우에는 연방법에 별도의 규정을 두지 않고 주로 계약에 의해 권리 양도를 정하도록 하고 있다).

즉, 사용자주의든 발명자주의든 궁극적으로 사용자가 직무발명에 대한 권리를 취득할 기회가 있다는 점에서는 마찬가지이지만, 발명자주의에서는 사용자의 승계 통지 전에 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 이중양도하면 사용자가 직무발명에 대한 권리를 잃을 위험이 있다는 점에서 현실적인 차이가 있다. 일본에서 '실질적 사용자주의'로 전환한 이유도 이 때문이다.

4개월 이내 통지하면 사용자가 승계

우리나라의 경우에는 앞서 특허법 제33조 제1항 규정에서 보듯이 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 한 사람에게 원시적으로 귀속되므로 발명자주의를 취하고 있다(이는 저작권법 제9조가 법인 명의로 공표되는 업무상 저작물의 경우 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때는 그 법인이 저작자가 되도록 규정한 것과 대비된다). 그리고 현행 발명진흥법 제10조 제1항 및 제13조 제1, 2항, 같은 법 시행령 제7조에 따르면, 미리 사용자와 종업원이 계약 또는 근무규정으로 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시키기로 정한 경우에는 사용자가 종업원으로부터 직무발명 완성사실을 통지받은 날부터 4개월 이내에 승계 의사를 종업원에게 통지하면 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자에게 승계된 것으로 본다. 사용자의 승계 통지에 의하여 비로소 직무발명에 대한 권리가 승계되는 것이다. 따라서 승계 통지 전에 종업원에 의한 이중양도 위험이 있고, 이때 양수인이 그 이중양도에 적극 가담하지 않은 이상 그 이중양도를 무효로 보기 어려워(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결 참조) 사용자는 직무발명에 대한 권리를 잃을 수 있다.

이에 우리나라에서도 발명진흥법을 2024. 2. 6. 개정(시행은 2024. 8. 7.)하여, 사용자가 직무발명에 대하여 미리 특허를 받을 수 있는 권리를 승계시키기로 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자에게 승계되도록 규정하였다(개정법 제13조 제1항 본문). 다만, 사용자가 직무발명 완성사실을 통지받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 않기로 종업원에게 통지하는 경우에는 그러한 승계 효력이 생기지 않는다(개정법 제13조 제1항 단서).

승계통지 정지조건에서 불승계통지 해제조건으로 바뀌어

개정 전 규정에 의한 승계가 승계통지를 정지조건으로 하는 것인 반면 개정 후 규정에 의한 승계는 불승계통지를 해제조건으로 하는 것이다. 이와 같은 개정 규정에 따르면 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 직무발명 완성과 함께 자동으로 승계되기 때문에(특허법에서 발명자주의를 유지하고 있기 때문에, 관념적으로는 발명의 완성과 함께 일단 발명자인 종업원이 특허를 받을 권리를 취득하고 바로 사용자에게 승계되는 셈이다), 그 후에 종업원이 직무발명 완성사실을 숨기고 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 양도하더라도 이는 무권리자에 의한 양도이므로 제3자는 적극 가담 여부에 관계없이 그 권리를 취득할 수 없다.

한편 개정 발명진흥법하에서도 종업원이 계약 또는 근무규정에 위반하여 직무발명에 관하여 자신 명의로 특허등록을 받거나 제3자로 하여금 특허등록을 받도록 할 가능성은 있다. 이러한 경우 종업원 또는 제3자 명의의 특허등록은 무권리자에 의한 등록으로서 무효심판의 대상이 된다(특허법 제133조 제1항 제2호 본문). 사용자는 그 특허등록을 무효로 하지 않고 등록명의인을 상대로 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다(특허법 제99조의2 제1항). 무효심판에 의해 그 특허등록이 무효로 된 경우에는 사용자는 무효심결 확정 30일 이내에 정당한 권리자로서 자신 명의로 특허출원할 수 있다. 이 경우 그 특허출원은 무효로 된 특허의 출원시에 출원한 것으로 본다(특허법 제35조).

개정 발명진흥법 시행에 따라 직무발명 자동승계 규정을 적용받기 위해서 기업들도 직무발명 규정을 정비할 필요가 있다. 다만, 위 자동승계 규정은 개정법 시행 이후 직무발명한 경우부터 적용되므로, 한동안 발명 완성시점에 따라 신 · 구 규정이 선택적으로 적용될 것이다.

성창익 변호사(법무법인 지평, cisung@jipyong.com)