메시지까지 '현미경 분석'…특허 뺏길 위기서 기업 구한 광장 [Law 라운지]

2차 전지 활성화 장치 제조 업체인 원익피앤이가 특허 소유권을 두고 경쟁 회사와 벌인 소송에서 승소했다. 3년 4개월의 오랜 분쟁에서 원익피앤이에 1·2심 완승을 안긴 건 법무법인 광장의 지식재산권 그룹 소속 변호사들이었다. 재판 과정에서 해당 특허가 원익피앤이 재직 직원이 업무 과정에서 개발한 결과물(직무 발명)이라는 점을 입증해 핵심 기술 유출을 막았다.

30일 법조계에 따르면 원익피앤이와 경쟁회사 A사가 ‘파우치 폴딩 장치(2차 전지 전극 조립체를 밀봉하는 파우치를 여러 번 접는 장치)’ 특허를 두고 민사소송에 돌입한 건 지난 2021년 11월로 거슬러 올라간다. 원익피앤이는 A사가 특허를 등록한 파우치 폴딩 장치에 대해 특허권이전등록절차이행 청구의 소를 제기했다. 실제 개발 주체라 할 수 있는 원익피앤이가 아닌 특허 출원·등록 권한이 없는 A사가 특허를 받았으니, 이를 이전해 제자리로 돌려놓으라는 소송이었다. A사도 원익피앤이를 상대로 특허권 침해 금지 및 손해배상 청구의 소를 제기하며 맞대응했다.

광장은 특허법원 판사 출신인 이헌 변호사(사법연수원 32기)를 비롯해 이태엽(28기) 변호사와 김홍선(37기) 변호사, 이태엽(28기) 변호사, 김민수(43기) 변호사, 유승은(변호사시험 8회) 변호사, 김은조 변호사(12회) 등 특허 소송에서 잔뼈가 굵은 변호사를 총동원했다.

광장이 재판 과정에서 가장 주력한 건 파우치 폴딩 장치가 직원 C씨의 직무 발명에 따라 개발됐다는 사실을 입증하는 것이었다. A사 대표이자 소유주인 B씨가 해당 기술을 본인이 개발했다고 주장했기 때문이다. B씨는 기술 개발 당시 원익피앤이에서 재직하던 C씨가 도면 작성 등을 도왔을 뿐, 핵심 기술 부문을 고안한 건 본인이라고 주장했다. B씨는 해당 기술에 대해 2017년 특허를 등록하고, 이를 1년 뒤 A사로 이전했다. 광장은 A사 측 주장이 거짓임을 밝히기 위해 기술 자료는 물론 B·C씨가 나눈 이메일·메시지 등까지 ‘현미경 분석’에 나섰다. 결국 해당 기술이 C씨의 직무 개발에 따른 것이라는 점을 증명했다. 법원은 C씨가 회사에 기술 개발 사실을 알리지 않은 채 특허 출원·등록 권리를 B씨에게 넘겼다는 원익피앤이 주장도 받아들였다. 광장이 1심에 이어 항소심인 특허법원에서도 100% 승소를 이끌어 낸 것이다.

특허법원은 “두 사람이 주고 받은 이메일과 메시지 내용에서도 B씨가 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 착상을 제시한 내용을 발견되지 않는다”며 “(B·C씨 사이) 특허를 등록받을 권리가 양도된 것도 반사회질서 법률 행위로 무효”라고 판단했다. 치밀한 분석을 바탕으로 A사가 소유한 특허가 모인출원(권리 없는 자가 출원한 특허)이라는 점을 입증한 것이다. 광장은 또 A사가 특허권 침해 금지 및 손해배상 청구 소송 1심에서도 원익피앤이를 대리해 승소했다.

김홍선 광장 변호사는 “특허법에 특허의 정당한 권리자에게 특허권 이전 청구권을 인정하는 조항이 2016년 신설됐으나 여전히 이를 법원에서 인정한 사례를 드물다”며 “상고심에서도 광장 지식재산권 그룹의 역량과 전문성을 집중할 것”이라고 밝혔다. 이어 “A사를 상대로 영업비밀 침해에 따른 손해배상 청구 소송도 현재 진행 중”이라며 “여기에 이 사건 특허 침해로 인한 손해배상까지 한 번에 청구할 수 있는 가능성이 열렸다”고 덧붙였다.